案情简介：
诉争商标系第4642445 号"DF BUILDERS" 商标，由东风柴油机厂于2005年5月8日提出注册申请，核定使用在第7 类柴油机、汽油机等商品上，专用权自2008年2月21日起至2018年2月20日止。
东风柴油机厂与签订《商标许可使用合同》，约定自2008年4月6日至2017年4月6日东风柴油机厂独占许可朗迪公司在柴油机、汽油机、发电机、泵(机器)、农业机械等商品上使用诉争商标。
2013年11月18日，原告镇江海天货运有限公司（以下简称海天公司以无正当理由连续三年不使用为由，向商标局申请撤销诉争商标在柴油机等全部核定使用商品上的注册。2015年2月28日，商标局作出商标撤三的决定，对诉争商标予以撤销，之后东风柴油机厂不服该决定，向商评委申请复审。
2015年11月24日，商标评审委员会作出决定认为诉争商标在2010年11月18日至2013年11月17日期间对诉争商标进行了商业使用，所以诉争商标应予以维持。之后，海天公司不服商标评审委员会的决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。最终，商标评审委员会认为诉争商标的出口行为是商标使用行为，东风柴油机厂与朗迪公司签订的《商标许可使用合同》系双方真实意思表示，且我委托人在2010年11月18日至2013年11月17日期间对诉争商标也进行了真实、合法、有效的使用。
审理结果：
北京知识产权法院认定东风柴油机厂对诉争商标进行了商业使用，商标评审委员会作出的被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，原告海天公司的诉讼请求缺乏事实和法律依据，驳回其诉讼请求。
案例分析：
争议焦点一，本案应当适用哪一部商标法？
虽然本案第三人东风柴油机厂于2015年3月25日即商标法修改决定施行后提出了商标撤销复审申请，但诉争商标注册于2005年，即商标法修改决定施行前。因此，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用修改前的商标法，本案的相关程序仍适用修改后的商标法。
争议焦点二，东风柴油机厂是否在2010年11月18日至2013年11月17日期间对诉争商标进行了商业使用。
修改前的商标法第四十四条第(四)项的规定连续三年停止使用的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。其立法目的是督促商标权人积极使用商标，避免商标权的空置与浪费。商标的使用是指商标的商业使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，且商标的使用应是在该商标指定商品或服务上的使用。对于商标的使用证据材料，既包括申请人使用该商标的证据材料，又包括申请人许可他人使用该商标的证据材料。
因此，在考虑某一商标使用行为是否属于发生在中国大陆境内的使用行为时，关键在于该使用行为是否足以使该商标在中国大陆境内产生识别作用。对于本案所涉朗迪公司经东风柴油机厂许可对诉争商标在其核定使用的柴油机等商品上实施了出口行为而言，虽然出口商品的终端销售行为发生在进口国，但出口商向进口商销售商品的行为发生在中国大陆境内，同时进口商在选择中国出口商的过程中，也是依据商标来区分不同的中国出口商，在这一过程中该商标显然已起到识别作用，而该识别作用发生在中国大陆境内，且诉争商标并非进口商的商标，而是东风柴油机厂自行申请并使用的商标，因此诉争商标的使用并非海天公司所主张的贴牌加工行为。故认定朗迪公司的出口行为构成商标使用行为，符合商标法第四十四条第(四)项的立法目的。
撰稿人：董晓
发布：宁波行政部 |
