美国TOPSUN商标驳回复审案---克服同类别六个在先近似商标

案情简述：

2018年11月21日，浙江ZJ公司委托我司提交第7类TOPSUN商标在美国的申请注册，指定商品是农业器械、机锯、链锯等。但在这之前的2018年10月22日，与委托人处于同一地域的有个叫WU HAIZHEN的个人复制相同logo设计提前在美国第7类商品上抢先申请。鉴于此，提交申请的时候我们也提前做好了后续进行驳回复审以及对抢注商标提起异议申请（定期进行监测）的心理准备，提前预估了后续的流程走向及会产生的费用。

之后于2019年3月5日收到美国商标局的驳回通知，驳回原因是有近似商标，一共引证了6个近似商标，其中一个就是WU HAIZHEN在先申请的商标，但收到驳回通知之时，对方商标是处于驳回待复审状态。另外五个均是浙江SY公司名下注册在第7类起重机、绞车、手持工具等商品上的含有相同字母构成的TOPSUN商标。

本案申请商标：

引证商标1（抢注）：

引证商标2至引证商标6：

针对该驳回原因，我们分析及作出如下部分答复意见：

1、引证商标1申请人WU HAI ZHEN与委托人同处中国浙江永康，且指定商品与委托人公司产品主营业务范围一致，包含割草机、链锯、机锯等，且申请的商标图样与我委托人商标完全一样，明显是对我委托人商标的抢注，目前该商标也显示被驳回，该商标只要并没有去做复审，就会失效。

2、其余引证商标2-6所有人浙江SY公司其主营产品是起重机、捆绑器、小车固定器、绞车，主要是道路车辆用。而委托人主营“割草机、链锯、机锯”等园林工具，用于割草、除草、伐木等，两个公司的产品业务范围相差很大，产品虽属于相同类别但不属于类似，在产品的功能、用途、消费对象、使用场所等方面存在较大差异 。除了两者实际产品经营范围存在较大差异外，两个商标在整体设计上也是具有较大差异，消费者凭借对两个公司本身主营业务的不同以及商标的差异，可以进行有效的识别，不会造成消费者的误认和混淆。

3、另外我们也积极主动删除了申请商标中的与引证商标手持工具相互冲突的 “非手动的手持工具” 商品，以增加复审的成功率。

裁定结果：

引证商标1因没有去进行驳回复审而失效，同时审查员认可了我们针对与引证商标2-6之间的差异的答复意见，裁定驳回复审通过，商标予以公告,之后在公告期也无人提起异议，予以核准注册。

案例总结：

美国商标在审查的时候通常会将同类别商品一并视为类似商品，也会进行跨类别审查，跨类商品相近都会进行引证。很多时候，申请人往往会因为看到同类别多个引证商标而放弃继续进行驳回复审。本案在存在多个引证商标的情况下，依然没有放弃继续争取权利，而是从申请人本身所处行业及产品本身差异出发，及时分析两者的差异，提前进行风险预判，争取到了较大的权益，为之后开拓美国市场打下坚持的基础。

该案代理人/撰稿人：朱倩

供稿：知产二部

发布：杭州综合办公室