案情简述：

2020年6月，胡庆余堂公司委托我司提交第5类胡庆余堂商标在中国香港的申请注册，指定商品是中药材、人用药等。但在之前该公司以香港公司名义于2002年1月19日申请注册的第5类胡庆余堂香港商标在2019年1月19日到期前并没有按时办理续展，导致之前商标失效。之后于2020年7月5日收到商标局的驳回通知，驳回原因是在先已有黃達駒于2005年1月11日注册在第3 , 30 , 35 , 43类上的胡庆余堂商标。

本案申请商标：

指定商品为第5类：中药材、中药成药、人用药、原料药、胶丸、膏剂、片剂、中药袋、营养补充剂、医用营养品。

引证商标：

针对该驳回原因，我们分析可争取方式及建议：

1、考虑先提交一次辩证，因申请商标指定商品与引证商标存在差异，不属于类似商标，尝试说服审查员两商标可并存，且公司早前失效商标也是与该引证商标共存。若辩证不成功，香港商标注册处发出第二次驳文，可再进行提交使用证据复审。

2、对引证商标提起撤销三年不使用申请，并提交使用证据进行复审。香港撤三申请提起之前，还需要有调查公司的调查结果证明文件并进行公证，牵涉的程序和费用也较高。

3、提出无效申请（以在先权利的侵权或恶意抢注行为为基础进行撤销），该程序类似法院诉讼，程序较复杂和繁琐，且牵涉费用较高。且需提出证据证明在先商标注册人抢注企业商标，例如双方有合作／经销关系、在先商标拥有人是客户的员工等（证据包括双方的业务往来文件、合作协议、销售单据等），则我方撤销的成功机会高。其次，应提供大量证据，证明其在注册人提交申请前已在香港使用商标良久，并已取得很高的知名度，撤销始有胜算。

综合考虑各个途径的费用、时间及所需提供使用证据等情况，我们认为客户商标一直在持续使用，且是驰名商标，两者商标指定商品不类似，两者共存不会导致消费者的误认和混淆，建议先提交辩证说服审查员。

裁定结果：

最终审查员采纳了我们的辩证意见，对申请商标予以了初审公告。

案例总结：

1、香港商标审查的时候通常会将同类别商品一并视为类似商品，也会进行跨类别审查，跨类商品相近都会进行引证。

2、香港的商标撤三制度前期还需提供调查公司出具的市场调查报告并进行公证。具体程序流程是：我方提交理由书；对方提交反陈述（或不提交）；我方提交进一步证据（或不提交）（以公证誓章形式提交）；进行聆讯（或不安排）（双方可出席或不出席）。在聆讯前香港知识产权处可要求举行个案处理会议（但一般不要求）。程序期间任何一方可要求为非香港企业的对方向产权处先缴付讼费保证金，如产权处批准便必须缴付，不缴付便是放弃程序。另，获判胜诉的一方可向败诉一方追讨讼费赔偿。

3、香港商标撤销的程序较复杂，且牵涉费用也极高，具体程序流程是：我方提交理由书；对方提交反陈述（或不提交）；我方提交证据（必须提交）（以公证誓章形式提交）；对方提交证据（或不提交）；我方提交进一步证据（或不提交）；进行聆讯（双方可出席或不出席）。在聆讯前香港知识产权处可要求举行个案处理会议（但一般不要求）。程序期间任何一方可要求为非香港企业的对方向产权处先缴付讼费保证金，如产权处批准便必须缴付，不缴付便是放弃程序。另，获判胜诉的一方可向败诉一方追讨讼费赔偿。

4、香港商标审查时间是4-6个月，公告期3个月。

5、应及时关注商标的有效期限，针对到期的商标要及时办理续展，避免因商标失效而导致不必要的麻烦。商标失效之后再补充申请还会发生被驳回的风险以及得投入一定的时间和费用再能争取到，商标权利人在自己不能很好管理监测商标的时候，一定要委托专业机构进行监测和管理，以避免发生不能及时续展的情况。

撰稿人：知产二部-朱倩

发布：杭州综合办公室