要旨：

   该案历经北京知产法院一审、北京高级人民法院二审再到国家知识产权重新作出裁定，从2018年年初启动到2021年年底收到结果，历时近三年。最终依照2013年《中华人民共和国商标法》第十五条第二款“申请人与该他人具有前款规定代理人或者代表人以外的合同、业务往来关系或者其他关系”的规定将争议商标成功无效。

 

【案情简述】

“TAKAO”商标为申请人塔吉亚贸易进口有限公司（TAGIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA）在巴西注册并持续使用的品牌，成立时间长，历史悠久，在巴西的知名度很高，目前商标权在申请人公司名下。“TAKAO”商标最早于2010年3月11日在巴西提出申请注册，并于2012年12月18日核准注册，该商标为申请人独创，具有其独创的设计风格。

早在争议商标注册申请注册之前，被申请人温州某公司与被申请人之间就存在业务往来关系，且申请人还有其在国内向其他厂家订购产品的证明，证明被申请人在未经授权许可的情况下，擅自抢注了申请人在先使用的TAKAO商标。

争议商标标识与申请人在先使用的TAKAO商标及外包装上的图样在设计元素、文字构成、字形设计、排列布局等整体视觉上无差异，构成实质相似，构成近似商标。

两者图样比较：

 

故申请人在发现被申请人在中国抢注了其“TAKAO”商标后委托我司对提起无效宣告申请，以维护自身的合法权益。

申请人于2018年3月22日向商标局提起无效宣告申请，但商标局裁定争议商标予以维持注册。

申请人不服该裁定，于2019年6月19日向北京知识产权法院起诉，北京知识产权产权法院作出判决后，国家知识产权局不服该判决向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高院判决驳回上诉，维持原判。

 

【案件焦点】

本案的争议焦点在于：申请人与被申请人是否构成2013年《商标法》第十五条第二款规定的申请人与该他人具有前款规定代理人或者代表人以外的合同、业务往来关系或者其他关系。

认定特定关系人抢注他人在先使用商标须符合下列要件：

（1）他人商标在系争商标申请之前在先使用；

（2）系争商标注册申请人于商标在先使用人存在合同、业务往来关系或者其他关系，因该特定关系注册申请人明知他人商标的存在；

（3）系争商标指定在与他人在先使用商标同一种或者类似的商品或服务上；

（4）系争商标与他人在先使用商标相同或者近似。

具体到本案件中：

1、申请人提供了在先使用“TAKAO”商标的证据材料，包含在先巴西注册证书，与国内供应商的贸易往来等，而被申请人无法提交时间更早的使用证据；

2、申请人提供了被申请人股东王某某与申请人法定代表人关于产品沟通的往来邮件，证明了被申请人与申请人存在间接业务往来关系；

3、争议商标与申请人在先商标构成近似，难为巧合，证明被申请人对争议商标是明知的；

4、争议商标指定使用的商品与申请人商标在先使用的商品在功能用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或者具有较大关联性，构成类似商标。

所以争议商标已构成《商标法》第15条第二款所指之情形。

 

【案件结果】

在国家知识产权局无效宣告程序阶段，审查员并没有认定争议商标的注册违反了《商标法》第十五条第二款的规定，之后申请人向北京知识产权法院提起行政诉讼，一审法院作出了相反的裁定，国家知识产权局不服一审法院裁定，又继续向北京市高级人民法院进行上诉，后二审法院经审理维持北京知识产权法院一审判决，国家知识产权局重新作出裁定如下：

     依照2013年《中华人民共和国商标法》第十五条第二款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，争议商标予以无效宣告。

   

【案件分析】

本案主要涉及特定关系人抢注他人在先使用商标判断和证明问题，在这种情况下，申请人需证明其商标在系争商标申请之前已在先使用，双方存在合同、业务往来关系或者其他关系，该特定关系注册申请人明知其商标的存在，系争商标与在先使用商标构成相同/类似商品或服务上的相同/近似商标。在此温馨提示企业，在遇到此类特点关系人抢注商标“搭便车”的行为，我们应当及时保留相应的证据，积极通过异议或无效宣告程序来维护自己的商标权益。

附裁定书：

 

本案代理人：朱倩

供稿：知产二部-全小雪